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Feb 29, 2024

Neueste Fälle vor Bundesgerichten

Volvo Penta of the Americas, LLC gegen Brunswick Corp., Berufung Nr. 2022-1765 (Fed. Cir. 24. Aug. 2023) In seinem einzigen präzedenziellen Patentfall der Woche führte der Federal Circuit den Patentprozess durch

Volvo Penta of the Americas, LLC gegen Brunswick Corp., Berufung Nr. 2022-1765 (Fed. Cir. 24. Aug. 2023)

In seinem einzigen Präzedenzfall zu einem Patent in dieser Woche befand das Bundesgericht, dass die Patentgerichts- und Berufungskammer einen Fehler begangen habe, als sie ein Patent für ein Bootspropellersystem als offensichtlich ungültig ansah. Bei der Entscheidung des Federal Circuit handelt es sich um eine ungewöhnliche Meinung, die einen Fehler in der Berücksichtigung objektiver Indizien durch das PTAB in der Offensichtlichkeitsanalyse feststellte. Es handelt sich um ein Beispiel für die Art von Fall, in dem es auf den ersten Blick einen Fall der Offensichtlichkeit geben kann, bei dem alle Faktoren erfüllt sind, es aber so starke reale Beweise für die Nichtoffensichtlichkeit gibt, dass diese Faktoren die ordnungsgemäße Entscheidung des Falles beeinflussen können.

Das Patent betrifft Bootsmotoren. Bootsmotoren werden als Außenbordmotoren (d. h. ein externer Motor am Heck des Bootes), Innenbordmotoren (d. h. Motor und Getriebe sind im Rumpf montiert und eine Propellerwelle erstreckt sich durch den Boden des Rumpfs) und „Innenbordmotoren“ charakterisiert /outboard“, wobei sich der Motor im Rumpf befindet, die Antriebseinheit jedoch außerhalb des Rumpfes montiert ist, typischerweise am Heck. Eine solche Konfiguration wird auch als „Z-Antrieb“-Konfiguration bezeichnet.

Bei traditionellen Konstruktionen ist der Propeller nach hinten gerichtet, drückt das Wasser nach hinten und treibt das Boot vorwärts. Bei dem Streitpatent handelt es sich um einen „Traktorantrieb“, bei dem der Propeller nach vorne zeigt und so das Boot vorwärts zieht. Konkret betrifft das Patent eine Antriebskonfiguration vom Typ eines Traktors mit Heckantrieb. Diese Konfiguration ist in einer Reihe von Umgebungen von Vorteil, unter anderem weil das Wasser vor dem Propeller ungehindert ist.

Volvo Penta, der Inhaber des Patents, brachte sein Produkt auf den Markt, das sein Patent verkörpert und das es Forward Drive nennt. Die Forward Drive-Systeme von Volvo Penta erfreuen sich bei der Wakeboard-Gemeinschaft großer Beliebtheit, was zum Teil auf den größeren Abstand zwischen dem Motor und dem Schwimmer oder Wakeboarder am Heck des Bootes zurückzuführen ist. Brunswick brachte ein konkurrierendes System auf den Markt und reichte ein IPR gegen das Patent von Volvo Penta ein. Als Stand der Technik machte Brunswick zwei Patente geltend. Eines der Patente war ein Brunswick-Patent aus dem Jahr 1952, das einen Außenbordmotor betraf, der sowohl nach hinten als auch nach vorne gerichtete Propeller aufwies. Das andere, ein 1989 an Volvo Penta übertragenes Patent, betraf einen Heckantrieb mit nach hinten gerichteten Propellern. Brunswick behauptete, es wäre naheliegend gewesen, den nach vorne gerichteten Propeller aus seinem Patent von 1952 mit dem Patent von Volvo Penta aus dem Jahr 1989 zu kombinieren, das auf ein Heckantriebssystem abzielte.

Das PTAB kam zu dem Schluss, dass es naheliegend gewesen wäre, den nach vorne gerichteten Propeller mit dem Heckantriebssystem zu kombinieren, ungeachtet verschiedener von Volvo Penta vorgelegter objektiver Hinweise.

Volvo Penta legte Berufung ein und stellte mehrere Schlussfolgerungen des Boards in Frage. Das Gericht stellte zunächst fest, dass ausreichende Beweise für eine Beweggründe zum Zusammenschluss vorlagen. Es war beispielsweise bekannt, dass Traktorantriebssysteme effizienter und für höhere Geschwindigkeiten geeignet sind. Dies hätte eine Motivation zum Zusammenschluss gegeben. „Unabhängig davon, ob es andere Möglichkeiten zur Verbesserung von Geschwindigkeit und Effizienz gibt, heißt das nicht, dass eine verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz keine Motivation für die Verwendung eines traktorähnlichen Antriebs sein kann.“ Es ist ebenfalls nicht schlüssig, dass die Geschwindigkeit nicht die primäre oder einzige Messgröße für Freizeitboote ist. Es liegen substanzielle Beweise dafür vor, dass Geschwindigkeit zumindest eine Überlegung wert ist.“ Darüber hinaus sorgte die Tatsache, dass sowohl Geschwindigkeit als auch Effizienz beeinträchtigt würden, für zusätzliche Motivation.

Im Hinblick auf objektive Indizien für Nicht-Offensichtlichkeit bestand eine Überlegung darin, ob ein Zusammenhang zwischen den patentierten Ansprüchen und den von Volvo Penta angebotenen Faktoren, wie etwa dem kommerziellen Erfolg, bestand. Ein Zusammenhang wird vermutet, wenn der Anspruch den gleichen Umfang hat wie das Handelsprodukt, das ihn verkörpert. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Kammer, dass es nicht genügend Beweise für eine Koexistenz gebe, um eine Vermutung eines Zusammenhangs zu rechtfertigen. Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass selbst dann, wenn die Kriterien zur Rechtfertigung einer Zusammenhangsvermutung nicht erfüllt wären, immer noch ausreichende Beweise für einen Zusammenhang vorlägen. Das Gericht stellte fest, dass es an substanziellen Beweisen mangelt, die die gegenteilige Feststellung der Kammer stützen könnten.

Was die objektiven Indizien selbst anbelangt, stellte das Gericht fest, dass die Analyse der Kammer fehlerhaft war. Insbesondere hatte der Vorstand mehrere Faktoren berücksichtigt, darunter Kopieren, kommerzieller Erfolg, Branchenlob, Skepsis und seit langem bestehendes, aber ungelöstes Bedürfnis. Der Vorstand gab diesen Faktoren jedoch nur „etwas Gewicht“ oder „sehr geringes Gewicht“. Das Gericht befand, dass die Analyse der Kammer und die Gewichtung verschiedener Erwägungen zu vage und mehrdeutig seien.

Beispielsweise gab es direkte Beweise für das Kopieren, was normalerweise als starker Beweis für die Nicht-Offensichtlichkeit angesehen wird. Aber der Vorstand gab ihm nur „etwas Gewicht“. Das Gericht ging die einzelnen Kategorien objektiver Beweise durch und erläuterte, warum die Schlussfolgerung der Kammer, die beispielsweise nur „ein gewisses Gewicht“ zuwies, unzureichend war. Das Gericht kritisierte auch die Abwägung der kumulativen Faktoren durch die Kammer:

Die Kammer liefert keine Begründung für diese Schlussfolgerung. Auch wenn die Gewichtung jedes einzelnen Faktors durch substanzielle Beweise gestützt wurde („etwas Gewicht“ für Kopieren, Branchenlob und kommerziellen Erfolg; und „sehr geringes Gewicht“ für Skepsis, Versagen anderer und seit langem empfundenes, aber ungelöstes Bedürfnis). ), liegt es nahe, dass diese einzelnen Gewichte in der Summe ein größeres Gewicht ergeben würden. Die Kammer erörtert die Summe der Faktoren überhaupt nicht, außer ohne Begründung zu sagen, dass sie insgesamt „etwas für die Nichtoffensichtlichkeit sprechen“.

Letztendlich hob das Gericht die Entscheidung der Kammer auf und verwies sie zurück mit der Anweisung, die objektiven Indizien für die Nichtoffensichtlichkeit neu zu bewerten.

Die Stellungnahme finden Sie hier.

Von Nika Aldrich