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Jul 25, 2023

Taste the Injunction: Unsüßes Ende für Skittles Infringer

Startseite | Canna Law Blog | Probieren Sie die einstweilige Verfügung: Unsüßes Ende für Skittles-Verletzer Fred Rocafort. Dieser Beitrag von Harris Bricken-Anwalt Fred Rocafort wurde ursprünglich am 20. Juli 2023 veröffentlicht

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Fred Rocafort

Dieser Beitrag von Harris Brickens Anwalt Fred Rocafort wurde ursprünglich am 20. Juli 2023 auf der Website von The Trademark Lawyer veröffentlicht und wird hier mit deren Genehmigung erneut veröffentlicht.

Candymaker Wrigley und Terphogz, LLC haben in einem hochkarätigen Rechtsstreit über die Verwendung der Marke ZKITTLEZ durch Terphogz auf Cannabisprodukten und anderen Waren wie Kleidung eine Einigung erzielt (WM. Wrigley Jr. Co. gegen Terphogz, LLC, Nr. 21- CV-02357 (ND Ill. 3. Juli 2023)). Wrigley argumentierte, dass Terphogz seine SKITTLES-Marken verletzt habe, einschließlich seines Slogans TASTE THE RAINBOW und seines S-Logos. Im Rahmen der Vergleichsvereinbarung hat Terphogz zugestimmt, jegliche Nutzung der ZKITTLEZ-Marken, einschließlich TAZTETEHZTRAINBRO, ZKITTLEZ HEMP und ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design, sofort einzustellen.

In der im Jahr 2021 eingereichten Klage von Wrigley wurden Markenverletzung, falsche Herkunftsbezeichnung, unlauterer Wettbewerb, Markenverwässerung sowohl nach Bundes- als auch nach Illinois-Recht sowie ein Verstoß gegen den Federal Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act sowie den Illinois Uniform Deceptive Trade Practices Act geltend gemacht. In der Klage wurden auch fünf Unternehmen genannt, die angeblich Produkte mit den ZKITTLEZ-Marken weiterverkaufen. Gemäß der Vereinbarung der Parteien untersagte das Gericht Terphogz die Nutzung der ZKITTLEZ-Marken.

Dieser Fall ist nur einer von vielen, bei denen es um die Verwendung berühmter Süßigkeiten- oder Snackmarken in Cannabisprodukten geht. Die Federal Trade Commission (FTC) und die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) haben kürzlich gemeinsame Unterlassungserklärungen an sechs Unternehmen herausgegeben, „die essbare Produkte, die Delta-8-Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten, in einer Verpackung vermarkten, die fast identisch mit vielen Snacks ist.“ und Süßigkeiten, die Kinder essen, darunter Doritos-Tortillachips, Cheetos-Snacks mit Käsegeschmack und Nerds-Süßigkeiten“ (Pressemitteilung, FTC, FTC sendet Unterlassungserklärungen mit der FDA an Unternehmen, die essbare Produkte mit Delta-8-THC in einer Verpackung verkaufen, die nahezu identisch mit Lebensmitteln ist Kinder essen, 5. Juli 2023). Im Jahr 2022 verklagte der Nerds-Hersteller Ferrara Akimov LLC wegen der Verwendung der Marken NERDS und TROLLI für Cannabisprodukte (Ferrara Candy Co. gegen Akimov LLC, Nr. 22-CV-80768-RAR (SD Florida, 27. Okt.). , 2022)). Wie im Fall Wrigley untersagte das Gericht dem Beklagten die Nutzung der Marken von Ferrara.

Trotz ähnlicher Ergebnisse gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Fakten von Wrigley und Ferrara. In Ferrara trugen einige Produkte der Beklagten Marken, die mit den von Ferrara eingetragenen identisch waren. Zu Akimovs Produkten gehörten „THC-0-Apfelringe“, die deutlich das TROLLI-Zeichen trugen, und ein „Medizinisches Nerds-Seil“. Im Gegensatz dazu verwendete Terphogz keine SKITTLES-Marken auf seinen Produkten. Darüber hinaus handelte es sich bei den rechtsverletzenden Produkten in Ferrara um „THC-infundierte Süßigkeitenprodukte“; Terphogz verkaufte keine mit Cannabis angereicherten Süßigkeiten (oder überhaupt Süßigkeiten) mit der Marke ZKITTLEZ.

Die Verwendung der Marken NERDS und TROLLI durch Akimov birgt große Risiken sowohl für Ferrara als auch für die Verbraucher. Für Ferrara könnte der Verkauf der rechtsverletzenden Produkte zu Umsatzeinbußen und Reputationsproblemen führen. Mittlerweile besteht ein deutliches Verwechslungspotenzial auf Seiten der Verbraucher, insbesondere angesichts der Attraktivität der echten Nerds- und Trolli-Produkte für Kinder. Wie Ferrara in seiner Beschwerde feststellte, dass seine Süßwarenprodukte „als unterhaltsame und angenehme Leckerei für Kinder jeden Alters“ vermarktet werden, würde es daher „niemals die Verwendung der Ferrara-Marken und der Ferrara-Handelsaufmachung in Verbindung mit Produkten dulden oder genehmigen, die dies könnten.“ für Kinder schädlich sein.“

Wrigley hingegen präsentiert eine differenziertere Situation. Obwohl die Anspielung auf die Marke Skittles klar ist, ist die Verwendung einer Punny-Marke wie ZKITTLEZ nicht dasselbe wie die unbefugte Verwendung einer identischen Marke. Man kann vernünftigerweise argumentieren, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen SKITTLES und ZKITTLEZ besteht. Tatsächlich hat das US-Patent- und Markenamt (USPTO) dem Antrag von Terphogz auf Eintragung der Marke ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design (Antragsserien-Nr. 88703451) im Zusammenhang mit Bekleidung stattgegeben, obwohl Wrigley bereits zuvor die Marke SKITTLES für Bekleidung eingetragen hatte (Wrigley hat dies inzwischen getan). legte beim Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) Widerspruch gegen die Eintragung der Marke von Terphogz ein.

Abgesehen von den Unterschieden zwischen den beiden Fällen ergibt sich für Cannabisunternehmen, die die Verwendung von Marken nach dem Vorbild etablierter Marken in Betracht ziehen, eine klare Botschaft: Nicht! Während dies ein guter Rat für jedes Unternehmen ist, muss die Cannabisindustrie mit einer verstärkten Prüfung ihrer Aktivitäten rechnen. Marken haben vielleicht nichts dagegen, wenn Namen auf ihren Markennamen verfälscht werden, wenn sie auf gewöhnlichen Produkten verwendet werden – sie könnten jedoch Einwände erheben, wenn Cannabis im Spiel ist.

Fred Rocafort

Fred leitet die Abteilung für geistiges Eigentum von Harris Bricken und ist Koordinator des internationalen Teams der Kanzlei. Ein Großteil von Freds Tätigkeit besteht darin, Cannabisunternehmen beim Schutz ihrer Marken zu helfen. Er arbeitet auch mit Unternehmern und Unternehmen zusammen, die den Web3-Bereich betreten, eine neue Grenze für das IP-Recht. Bevor er zu Harris Bricken kam, arbeitete Fred mehr als ein Jahrzehnt im Ausland, sowohl in der Regierung als auch im Privatsektor. Fred schreibt regelmäßig Beiträge für den preisgekrönten China Law Blog und den Canna Law Blog. Fred begann seine Karriere im Ausland als US-Konsularbeamter in Guangzhou, China, wo er sich für eine gerechtere Behandlung amerikanischer Unternehmen und Bürger in China sowie für stärkere Intellektuelle einsetzte Durchsetzung von Eigentumsrechten. Nach seinem Eintritt in die Privatwirtschaft arbeitete Fred bei einer Anwaltskanzlei in Shanghai als ausländischer Rechtsberater und wechselte später zu einer der ältesten amerikanischen Anwaltskanzleien in China, wo er ausländischen Unternehmen dabei half, sich im chinesischen Rechtsumfeld zurechtzufinden. Er leitete auch das Rechtsteam einer in Hongkong ansässigen Markenschutzberatungsfirma und verbrachte die meiste Zeit vor Ort, um Mandanten vor Fälschern und Betrügern in Großchina, Südostasien und Lateinamerika zu schützen. Zusätzlich zu seiner IP-Arbeit, as Als spanischer Muttersprachler arbeitet Fred eng mit verschiedenen Harris Bricken-Teams in Lateinamerika und Spanien zusammen. Fred berät außerdem Teilnehmer der Cannabisindustrie und andere Unternehmen bei Import- und Exporttransaktionen. Fred ist ein glühender Anhänger des FC Barcelona – und wäre es auch dann, wenn es keine katalanischen Vorfahren gäbe, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Puerto Rico einwanderten.

Geistiges Eigentum/Branding, Rechtsstreitigkeiten

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